Para todo empresario, el pensar en el nombre de su nuevo negocio o producto es una de las partes más amenas, donde tiene la oportunidad de dedicarle tiempo y energía a una labor meramente creativa. Y es aquí cuando surge la pregunta: ¿cómo registrar una marca? O más aún, ¿cuál es el reto de registrar una marca? Este blog te explica de forma general como registrarla y los cinco retos a superar para registrar una marca.
La importancia de registrar una marca
Todos crean un producto o un negocio esperando que este logre una fama que le permita llegar a todo el país e incluso a todo el mundo. Lo irónico que casi nadie piensa seriamente en registrar su marca, como si de antemano supiera que su gran idea está destinada a morir.
Sin embargo, muchas veces las cosas salen muy bien; tan bien, que el negocio o producto alcanza nuevos mercados o un nivel de reconocimiento importante. Es entonces que los clientes e incluso los proveedores, comienzan a preguntar por los derechos de uso de marca, y es que la publicidad cruzada funciona excelentemente bien estos días. Pero cuando uno puede llegar a pensar que los proveedores y clientes pueden esperar, surgen aquellos que no esperan, y que buscan un pedazo de nuestro éxito: la competencia desleal. Comienzan entonces a aparecer las imitaciones y es hasta entontes cuando el empresario se da cuenta que hubo algo que debió hacer hace mucho tiempo: registrar su marca.
Un registro de marca protege los productos de tu empresa, llámense bienes o servicios, además, aunque el registro tenga un alcance nacional, la clasificación de la marca obedece un acuerdo internacional de clasificación de productos denominado Arreglo de Niza; por lo tanto un registro nacional sienta un precedente internacional en el uso de la marca, haciendo más fácil la obtención de dicho registro en otros países, y por fácil quiero decir que es más sencillo defender la legitimidad de la posesión de una marca particular, sobre todo cuando esta ha cobrado cierta relevancia a nivel internacional.
Cómo Registrar una Marca
El procedimiento es sencillo, tan sencillo que provoca que cada año cientos de personas regalen su dinero al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), que en México es el Instituto responsable del procedimiento de evaluación de marcas y el único facultado para otorgar la propiedad de una marca y resolver polémicas. ¿Por qué digo regalar? Porque el pago de derechos de registro se tiene que hacer, aunque se obtenga o no el registro de la marca. Pero vamos por partes:
Para registrar una marca, hay que hacer lo siguiente:
- Llenar la solicitud de registro de marca, que incluye la información de la marca y la entidad o entidades que solicita el registro.
- Hacer el pago de derechos por evaluación de la marca.
- Llevar un par de copias de la solicitud, el comprobante de pago y la línea de captura del pago.
Todos los formatos están en internet, incluyendo la plataforma de generación de líneas de captura e incluso una plataforma de pagos electrónicos (el pago también se puede hacer vía transferencia o depósito en ventanilla bancaria). Sencillo ¿cierto?
EL RETO de Registrar una Marca
El primer reto para registrar una marca exitosamente es llenar correctamente la información de la misma en la solicitud: qué tipo de marca es, que productos protege y, sobre todo, en que clase queremos registrarla.
El Acuerdo de Niza, incluye una Clasificación de 34 categorías para los Bienes (de la 1 a la 34) y 11 para Servicios (de la 35 a la 45). El pago de derechos solamente cubre el estudio de la marca en una sola clase; si se desea registrar la marca en más de una clase, se tendrán que hacer tantos pagos y trámites como clases se pretendan proteger. Y no olvides: si no obtienes el registro, no hay devoluciones.
Aclarado el punto anterior, llegamos a lo realmente importante de este blog: ¿cuáles son los retos de registrar una marca? O ¿cuáles son los motivos por los cuales podrían negar un registro? Los retos están presentados de los más fáciles de evitar, a los que están fuera del control y alcance del solicitante:
- Proporcionar información incompleta en la solicitud. Éste punto se explica solo, y no pasa de que el IMPI responda con una solicitud de corrección o de complementación de la información, además de un pago respectivo por hacer dichas correcciones o complementaciones. Este tipo de errores, más que poner en peligro el registro, solo suelen ser una pérdida de tiempo.
- Seleccionar mal la clase de registro para la marca. Seleccionar mal la clase de registro para la marca puede ser un error común cuando se trata de servicios o de productos poco comunes, sin embargo basta con leer cuidadosamente las clasificaciones para comprenderlas al nivel necesario. El cometer este error puede requerir solamente una corrección de la solicitud, haciendo el pago respectivo, mientras que en casos más graves, puede significar una negativa de registro.
- Describir de forma incompleta, general o imprecisa los bienes o servicios de la marca que se pretende proteger. Esto puede provocar que nuestra marca se traslape con otra, que proteja productos similares. Este tipo de errores sí pueden poner en juego el registro de forma definitiva, aunque una buena estrategia es solicitar una corrección de la descripción, haciendo el pago respectivo.
- Hacer una mala investigación sobre la marca que se quiere registrar. Esto consiste en no investigar a profundidad la marca que pretendemos registrar, haciendo una búsqueda superficial de la misma, o demasiado concentrada en la Clase en la que queremos registrarla (la Clasificación de Niza cambió en el año de 2002, por lo tanto es fácil caer en la trampa de pensar que una marca registrada hace muchos años, idéntica a la nuestra, se encuentra en una Clase distinta a la que nosotros deseamos para la nuestra). Este tipo de errores sí pueden poner en juego el registro de forma definitiva.
- Confiar en los “asesores” del IMPI. En las Delegaciones y Oficinas de la Secretaría de Economía, que se encuentran dispersas a lo largo y ancho de la república mexicana, hay representantes del IMPI dispuestos a ayudarte con tu registro. No confíes en ellos. No sé si su capacitación es limitada, o lo es su disposición para ayudar. Tratándose en llenado de formatos y el trámite en sí mismo, que no es gran cosa, pueden ayudarte; pero no confíes en ellos en lo que respecta a clase, descripción del producto que protege tu marca ni investigación de la misma. Este hacerlo puede poner en juego el registro de forma definitiva.
- Confiar en el IMPI y su criterio. Quizás el mayor reto de todos. Puedes haberte preparado excelentemente bien, evitar los primeros 5 retos, y aun así ser vencido por éste. Como solicitante, no hay mucho que se pueda hacer para evitar este, salvo que tu producto y tu nombre de marca sean tan especiales y únicos que no haya forma de que el IMPI lo rechace (y aun así, el peligro es latente). El registro de marcas y su evaluación se basa básicamente en cuatro cosas: su clase, los productos que protege, la fonética, la gramática y el concepto. La fonética y el concepto pueden llegar a ser muy subjetivos, y ciertamente el IMPI ha fracasado en establecer lineamientos precisos, por lo que al final mucho depende del evaluador. Además, hay montones de margas registradas sin uso, o de personas que al registrarlas señalan en la descripción de la marca todos los productos que pueden, abarcando así todas la clase, aun cuando es evidente que solamente necesitaban proteger cierto tipo de productos (esto, seguramente, debido a la mala asesoría que reciben por parte del IMPI). Lo anterior se traduce en registros de marca rechazados por criterios tan grises que es difícil determinar una razón real del rechazo, y muchos de los argumentos y fundamentos legales que el IMPI usa para hacerlo son genéricos y casi forman parte de un machote. Hay marcan tan similares registradas, y marcas tan distintas siendo rechazadas por similitud, que a veces resulta irrisorio leer las negativas, u observar como el IMPI autoriza registros de marca tan similares a las propias. Incluso, pensar que solo porque tu marca es única en la clase o que al ser tridimensional está protegida de una marca registrada que es nominativa puede ser un grave error. Quizás en otro blog me daré el tiempo de presentar tantos ejemplos como pueda de estas situaciones, pero el objeto de este blog es solamente poner al tanto a los solicitantes de que pongan mucha atención en su estudio de marca. Este reto puede poner en juego el registro de forma definitiva.
¿Qué ocurre si recibimos una negativa de registro? Al inicio, no es tan grave, ya que en muy raras ocasiones el IMPI rechaza definitivamente y a la primera un registro. Normalmente, y por default, el IMPI da al solicitante una oportunidad de defender su marca en una contestación (sí, previo pago de derechos). Generalmente la segunda resolución sí es definitiva, aunque si la contestación es suficientemente buena, puede proceder aunque en ocasiones se solicitan modificaciones a la solicitud. Las respuestas deben contener fundamentos legales y ser redactadas por un profesional, recordando que la última alternativa, siempre será la demanda: sólo recuerda que pos si solo el trámite toma 6 meses, y si hay defensa de marca esos 6 meses se convierten en 12. ¿Cuánto crees que durará un proceso de demanda?
Por todo lo anterior, es recomendable avanzar con el registro o la evaluación de marca al inicio del negocio; recuerda que puedes internarlo tanto como quieras, siempre y cuando pagues tus derechos (pero mejor arma un buen expediente y ahórrate dinero). Si no lo haces así, lo peor que te puede ocurrir es que el día que tu empresa alcance el éxito que tú siempre soñaste, tengas que cambiar tu marca porque alguien ya la registró por ti.
Registra tu marca ahora.
NOTA: Este blog fue escrito en base a mis experiencias personales como Asesor de Empresas. Si requieres más información o asesoría sobre tu registro de marca, puedes visitarnos en http://www.rfaconsulting.com.mx/ o escribir tu consulta a https://www.facebook.com/RfaConsultingMx/ o https://twitter.com/RfaConsultingMx. También puedes consultar las tarifas y formatos de registro de marca para México en https://www.gob.mx/impi
